案件要點(diǎn)

      現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十一條前半段規(guī)定“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”，其中的“在先權(quán)利”就包括了著作權(quán)。現(xiàn)實(shí)中，存在大量將他人享有著作權(quán)的作品作為商標(biāo)搶注的案例，但由于作品創(chuàng)作具有證據(jù)難以保留等特點(diǎn)，權(quán)利人在維權(quán)過程中很難提供證據(jù)來證明其享有在先著作權(quán)。而在先著作權(quán)的認(rèn)定恰恰是此類案件中的先決問題，因此如何證明享有在先著作權(quán)便成為此類案件的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

案情概要

      2009年7月27日，商標(biāo)局在第1177期商標(biāo)公告中公告了第5160948號“”商標(biāo)（以下簡稱“系爭商標(biāo)”），該商標(biāo)由自然人張某于2006年2月申請注冊，指定使用在第3類“香精油、香料、飲料用香精(香精油)”等商品項(xiàng)目上。

      成都珪一食品開發(fā)有限公司（以下簡稱“珪一公司”）認(rèn)為“”標(biāo)志由其法定代表人任康于2000年1月1日創(chuàng)作完成，且構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品，自該作品創(chuàng)作完成，任康便對其享有著作權(quán)。經(jīng)任康授權(quán)，珪一公司前身成都市武侯區(qū)丁兒食品廠將“ ”作為商標(biāo)于2000年11月申請注冊（注冊號：1682990），2001年12月被核準(zhǔn)。2009年1月，珪一公司將“ ”進(jìn)行了著作權(quán)登記，成為“ ”作品的著作權(quán)人。珪一公司認(rèn)為系爭商標(biāo)圖樣與其享有著作權(quán)的“ ”作品幾乎完全相同，但其注冊人張某是在沒有取得任何授權(quán)的情況下進(jìn)行的注冊申請，其行為已經(jīng)侵犯了珪一公司的在先著作權(quán)。為此，珪一公司在被異議商標(biāo)公告期內(nèi)提出了異議申請。經(jīng)審理，商標(biāo)局并未支持珪一公司的異議理由，裁定被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。珪一公司不服商標(biāo)局裁定，向商評委提出了異議復(fù)審，并提交了第1682990號商標(biāo)注冊證、“”著作權(quán)登記證書及“”商標(biāo)在先使用情況等作為證據(jù)材料。

       商評委審理后認(rèn)為：珪一公司提交的著作權(quán)登記證書和商標(biāo)檔案等證據(jù)材料可以證明其對“”作品享有在先著作權(quán)，系爭商標(biāo)與前述作品構(gòu)成實(shí)質(zhì)近似。同時，珪一公司已經(jīng)將“”作為商標(biāo)進(jìn)行使用，系爭商標(biāo)注冊人也沒有提交證據(jù)證明系爭商標(biāo)為其獨(dú)立創(chuàng)作。綜合推定，系爭商標(biāo)的注冊申請已經(jīng)侵犯了珪一公司的著作權(quán)，違反了《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定，并據(jù)此裁定系爭商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。

律師點(diǎn)評

       本案的核心焦點(diǎn)在于系爭商標(biāo)是否侵犯了珪一公司的在先著作權(quán)?！渡虡?biāo)法》第三十一條前半段規(guī)定“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”，其中的“在先權(quán)利”就包括了著作權(quán)。現(xiàn)實(shí)中，存在大量將他人享有著作權(quán)的作品作為商標(biāo)搶注的案例，但由于作品創(chuàng)作具有證據(jù)難以保留等特點(diǎn)，權(quán)利人在維權(quán)過程中往往提供不出有力的證據(jù)來證明其享有在先著作權(quán)。而在先著作權(quán)的認(rèn)定恰恰是此類案件中的先決問題，因此，如何證明享有在先著作權(quán)便成為此類案件的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

       具體到本案中，要判定系爭商標(biāo)是否侵犯了珪一公司的在先著作權(quán)，首先就要判定珪一公司對“”作品是否享有在先著作權(quán)。異議復(fù)審階段，珪一公司向商評委提交了著作權(quán)登記證書、第1682990號“”商標(biāo)注冊證及該商標(biāo)的使用證據(jù)等材料。因著作權(quán)登記證書是登記主管機(jī)關(guān)對著作權(quán)歸屬予以確認(rèn)的公示性文件，其應(yīng)當(dāng)是登記人對登記作品享有著作權(quán)的初步證明。如果著作權(quán)登記證書上顯示的登記時間早于系爭商標(biāo)的注冊申請日，其完全可以證明登記作品在系爭商標(biāo)申請日之前就已創(chuàng)作完成，此時，可以視為權(quán)利人完成了享有在先著作權(quán)的初步舉證責(zé)任，如果對方當(dāng)事人不能提出反證，那么可以認(rèn)定在先著作權(quán)成立。但本案中珪一公司提供的著作權(quán)登記證書的登記時間晚于系爭商標(biāo)注冊申請日，雖然證書上登記的作品創(chuàng)作時間早于系爭商標(biāo)申請日，但由于我國著作權(quán)登記僅僅是形式審查，作品創(chuàng)作時間完全是登記人自行填寫。因此，在沒有其他證據(jù)佐證的情況下，珪一公司提交的在后著作權(quán)登記證書無法直接證明在先著作權(quán)成立。

       不過，除了著作權(quán)登記證書外，珪一公司還提交了第1682990號“”商標(biāo)注冊證及“”系列商標(biāo)的在先使用的證據(jù)材料。雖然商標(biāo)注冊證只能證明商標(biāo)權(quán)歸屬，但本案“”商標(biāo)圖樣無疑構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品，該商標(biāo)在核準(zhǔn)注冊前經(jīng)過公告而無人以在先著作權(quán)提起異議，因此一定程度上，如果沒有相反證據(jù)，可以推定其著作權(quán)人就是珪一公司。因?yàn)楹芏鄼?quán)利人在作品創(chuàng)作之初就是為了將其作為商標(biāo)使用，因此，除了商標(biāo)注冊外，權(quán)利人往往不會想到進(jìn)行著作權(quán)登記，也不會保留圖樣作品的創(chuàng)作證據(jù)。如果嚴(yán)格要求著作權(quán)人提供創(chuàng)作原稿等證據(jù)，將會大大增加舉證困難。

      盡管在后的著作權(quán)登記證書或在先的商標(biāo)注冊證無法單獨(dú)證明享有在先著作權(quán)，但兩者結(jié)合是具有證明效力的。因?yàn)橹鳈?quán)登記證書至少證明了著作權(quán)歸屬，而在先商標(biāo)注冊證至少證明了涉案作品的創(chuàng)作時間是早于系爭商標(biāo)的。因此，本案當(dāng)中，珪一公司提交的證據(jù)材料最終被商評委采納，在系爭商標(biāo)注冊人未能提供反證的情況下，系爭商標(biāo)被認(rèn)定侵犯了珪一公司的在先著作權(quán)?？梢姡峁┰诤蟮闹鳈?quán)登記證書及在先的商標(biāo)注冊證應(yīng)當(dāng)視為著作權(quán)人完成了初步舉證責(zé)任，在對方當(dāng)事人沒有相反證據(jù)的情況下，在先著作權(quán)成立。

      由本案也可以看出，當(dāng)權(quán)利人完成某一作品時，不僅要注意保留作品的設(shè)計(jì)原稿、委托設(shè)計(jì)合同及其他公開發(fā)表的證據(jù)材料，還應(yīng)及時進(jìn)行著作權(quán)登記，以減輕后續(xù)著作權(quán)糾紛中的舉證難度。